商標法》第三十二條規(guī)定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利……”此條規(guī)定的在先權利是指在系爭商標申請注冊日之前已經取得的，除商標權以外的其他權利，包括字號權、著作權、外觀設計專利權、姓名權、肖像權以及應予保護的其他合法在先權益。其中，以在先著作權對抗已注冊商標是商標侵權案件中較為常見的情形。下面萬事惠以一個案例分析在先著作權VS已注冊商標。

　　一

　　基本案情

　　爭議商標：

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　　涉案作品：

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　　第15657687號“加德斯 JIADESI及圖”商標(以下稱爭議商標)由張衛(wèi)橋(即本案被申請人)于2014年11月6日提出注冊申請，于2015年12月28日取得注冊，核定使用在第7類“龍鋸、噴漆噴槍”等商品上。2016年4月11日，該商標被陳為歡(即本案申請人)提出無效宣告請求。申請人稱：申請人對“加德斯 GATES及圖”美術作品享有在先著作權，爭議商標與申請人美術作品圖形部分完全一樣，被申請人與申請人為在同一地區(qū)的同行，理應知曉申請人的商標存在，爭議商標的注冊損害了申請人的在先著作權。請求依據《商標法》第三十二條等規(guī)定對爭議商標予以無效宣告。對此，被申請人答辯稱：爭議商標的注冊未違反《商標法》第三十二條的規(guī)定，請求維持其注冊。

　　二

　　裁定結果

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　　商標評審委員會經審理認為, 申請人所述的“加德斯 GATES及圖”作品(以下稱涉案作品)由漢字“加德斯”、英文“GATES”及圖形構成，爭議商標“加德斯 JIADESI及圖”漢字與涉案作品漢字相同、圖形部分與涉案作品圖形構成高度近似，故爭議商標與申請人涉案作品構成實質性相似。由申請人提交的證據可知，涉案作品于2005年4月25日提出商標注冊申請，并從2008年4月開始在廣州市作為店鋪招牌使用至今，結合其提交的《作品登記證書》可以認定申請人對涉案作品享有在先著作權。申請人涉案作品在爭議商標申請注冊日之前已作為商標公開使用于市場活動中，由被申請人提交的證據可知，其與申請人同為廣東地區(qū)的同行業(yè)者，存在接觸該作品的可能。在此情況下，被申請人未經申請人許可注冊爭議商標的行為損害了申請人的在先著作權，已構成《商標法》第三十二條所禁止的“損害他人現有的在先權利”之情形。

　　三

　　典型意義

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　　在先著作權與商標權沖突，是涉及在先權利條款的案件中比較常見的案件類型之一。未經著作權人的許可，將他人享有著作權的作品申請注冊商標，應認定為對他人在先著作權的損害。該種情形的適用要件為：

　　(1)在系爭商標申請注冊之前他人已在先享有著作權;

　　(2)系爭商標與他人在先享有著作權的作品相同或者實質性相似;

　　(3)系爭商標注冊申請人接觸過或者有可能接觸到他人享有著作權的作品;

　　(4)系爭商標注冊申請人未經著作權人的許可。

　　本案在認定爭議商標的注冊是否損害了申請人在先著作權時，全面考量了以上四個適用要件。在判定被申請人接觸過或者有可能接觸到申請人享有著作權的涉案作品時，綜合考慮被申請人提交的在案證據，確定其與申請人同為廣東地區(qū)的同行業(yè)者，進一步證實了被申請人有可能接觸到申請人享有著作權的涉案作品的事實。其對今后該類型案件的審理，具有一定的借鑒和指導意義。

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　　我國著作權實行自愿登記原則，著作權登記主管機關對登記事項進行形式審查，因此僅有著作權登記證書并不足以證明他人作品在爭議商標申請日前已創(chuàng)作完成并公開發(fā)表，仍須有在先設計及公開發(fā)表的證據佐證。例如，申請人可以提交委托設計合同、發(fā)票、照片以及在相關媒體上公開展示該美術作品等證據，這部分證據對于確定申請人作品創(chuàng)作完成及公開發(fā)表的時間具有更為重要的作用。此外，侵犯他人著作權強調的是未經授權的復制、發(fā)行，如果商標注冊人有證據證明爭議商標源于其獨創(chuàng)完成的作品，或者其申請注冊爭議商標的行為經過著作權人授權，那么即使爭議商標與他人享有在先著作權的作品構成實質性相似，也不當然認定爭議商標侵犯了他人的現有在先著作權。

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　　實際上，由于在認定是否構成作品、著作權的歸屬以及是否侵權方面存在一些不確定因素，因此實踐中要根據個案的具體情況，結合《著作權法》和《商標法》的有關規(guī)定作出相應判斷，要兼顧著作權保護與維護基本的商標制度。一方面，要遏制不當利用他人享有在先著作權的作品申請注冊商標的行為，以保護著作權人的在先智力成果，更好地保護和鼓勵創(chuàng)新;另一方面，也要理清正常的商標注冊使用行為與侵犯著作權行為之間的界限，防止矯枉過正，切實維護正常的商標制度和公平誠信的市場競爭秩序。